こんにちは。
弁理士の渡部です。

本日は、先のブログ「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム『無効となった特許を救うことはできる？』」の続きで、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許の訂正方法についてお話します。

大変勉強になる事例です。
通常、法律が改正されて新しい訂正の方法が認められることはあります。
しかし、法律を改正せずに、正攻法以外の方法でプロダクト・バイ・プロセス・クレームを訂正する方法が出現しました。

業界でも注目を集めています。
私も、訂正が認められた審決を読んで大変驚きました。
私自身、訂正の手続に詳しくなかったというわけではなく、むしろその逆で訂正の手続について深い知識があって訂正の条件が厳しいことを知っていたところに、思ってもみないアプローチを示されたからです。

そのアプローチとは、特許のカテゴリである「物の発明」を「物を生産する方法の発明」に訂正するというものです。

訂正の条件の一つに、「訂正によって特許の範囲が広くなったり変更されたりしてはならない」という条件があります。
したがって、これまでカテゴリを変更する訂正は、この条件を満たさないと考えられていました。
「物の発明」と「物を生産する方法の発明」とでは、そもそも特許の範囲が異なるからです。

難しいので詳細は割愛しますが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを「物を生産する方法の発明」に訂正することを認めた初の審決では、カテゴリを変更することが、必ずしも特許の範囲を変更することにはならないということが明確に分かりやすく示されました。

この審決によって、物を構造・特性により特定する内容が出願書類に記載されていないプロダクト・バイ・プロセス・クレームであっても、無効を回復する途が残されていることが示されました。
最高裁判例による混乱を収めた画期的なアプローチです。

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