苦労して商標登録を取得したのに、後から他社から「あなたの商標はうちのブランドと混同するから放棄しろ！」と警告されてしまった。そんな経験はありませんか？
本記事では、そんな警告を受けた時の対処法と、警告を受けないための対策について解説します。

この記事を書いた人

弁理士 渡部 仁（Hitoshi Watabe）

将星国際特許事務所、所長。ブランド・マネージャーの資格を持ち、中小企業のブランディングと商標登録の支援に数多く携わっている。特許はAI、IT、ビジネスモデルを専門とする。講演活動も積極的に行っており、神奈川県優良産業人表彰を受賞している。

商標登録後の警告とは？

自社のブランド名について商標登録を取得した後に、他社から商標登録を放棄してほしいと警告されることがあります。
自社のブランド名が他社のブランドと混同するという理由です。
このような警告は、主に外国企業から届くことが多いです。
有名ブランドに相乗りするつもりはなく純粋に自社のブランド名について商標登録を取得したのに、警告に応じないといけないのでしょうか？

警告を受ける主な理由

外国企業が自社ブランドを想起させる商標登録に対して警告を行う理由は、主に以下の3つです。

商標権侵害の防止

外国企業は、自社ブランドを保護するために商標登録を取得しています。
自社ブランドを想起させる商標が登録されると、他社がその商標を合法に使用することができます。
そうなると、他社の使用によって顧客が商品やサービスを間違って購入してしまい、自社ブランドが損なわれるおそれがあります。
そこで、自社ブランドを守るために警告を行います。

自社のブランドイメージの保護

外国企業は、自社のブランドイメージを大切にしています。
自社ブランドを想起させる商標が登録されると、自社の商品やサービスとは関係がなくても、他社の使用によって自社のブランドイメージが損なわれるおそれがあります。
そこで、自社のブランドイメージを守るために警告を行います。

顧客の利益保護

外国企業は、顧客が自社の商品やサービスを安心して購入できることを大切にしています。
自社のブランドを想起させる商標が登録されると、他社の使用によって顧客が商品やサービスを間違って購入してしまうおそれがあります。
そこで、顧客の利益を守るために警告を行います。

実際の事例から学ぶ

私自身も何件か経験していますので、事例をご紹介します。

事例1

商標登録を取得した顧客に対し、外国企業から放棄を要求されました。
警告の内容を検討したところ、顧客の商標登録に係る商品は、外国企業が取り扱っている商品とはまったく異なることから、混同は生じないと考え、放棄には応じられないことを回答しました。
その結果、外国企業からそれ以上の要求はされず、商標登録をそのまま維持することになりました。

事例2

商標登録を取得した顧客に対し、外国企業から放棄を要求されました。
警告の内容を検討したところ、顧客の商標登録に係る商品は、外国企業が取り扱っている商品と類似するものであることから、混同が生じる可能性がないとはいえませんでした。
しかし、外国企業のブランド名は日本国内でも商標登録を取得していたため、もし混同を生じるのであれば特許庁の審査において指摘を受けていたはずです。
ところが、審査では指摘を受けていなかったことから、最終的に混同は生じないと考え、放棄には応じられないことを回答しました。
その後、外国企業は顧客の商標登録に対し異議申立を行いましたが、認められませんでした。
商標登録はそのまま維持されることになりました。

事例3

商標登録を取得した顧客に対し、外国企業から放棄を要求されました。
警告の内容を検討したところ、顧客の商標登録に係る商品は、外国企業が取り扱っている商品と類似するものでしたが、事例2と同様に、最終的に混同は生じないと考え、放棄には応じられないことを回答しました。
これに対し、無効審判の請求も辞さないとの姿勢で再度放棄を要求してきたので、顧客としては、金銭的解決に応じる用意があることを回答しました。
その結果、外国企業から金額が提示されましたが、無効審判費用どころか商標登録の取得費用にも満たなかったため折り合わず、商標登録はそのまま維持されることになりました。

警告を受けた場合の対応方法

警告を受けた場合は、以下の3つの選択肢があります。

警告に従い、商標登録を放棄する

これは最もリスクが少ない選択肢です。
ただし、商標登録に費やした時間と費用が無駄になります。

警告に反論し、商標登録を維持する

これはリスクの高い選択肢です。
外国企業との係争に発展する可能性があり、そうなれば時間と費用がかかります。

外国企業と交渉し、解決策を見つける

これは、双方にとってメリットがある解決策を見つけることができる可能性があります。

トラブルを避けるための今後の対策

このような警告を受けないためには、ブランド名を採用するときに、採用しようとしているブランド名に似た有名ブランドがあるかどうかを調査するとよいでしょう。
弁理士に依頼する場合であっても、商標登録を申請する範囲外まで調査を行わない場合がありますので、調査の範囲について確認することが重要です。

ブランディングに最適なブランド名と商標登録を検討したい方はこちらをご参照ください。
ブランド名制作＆商標登録サービス

まとめ

商標登録を取得した後に放棄の警告を受けた場合は、弁理士に相談しましょう。
警告の内容を検討し、要求が妥当であるかどうか、妥当な場合はどこまで応じるのかを専門的な観点から分析してもらった上で対応することが大切です。
対応を誤ると外国企業との係争に発展する可能性がありますので、警告を無視せず慎重な対応が望まれます。
また、ブランド名を採用するときは似た有名ブランドがあるかどうかを調査することが外国企業とのトラブル防止のために有効です。